Представительство адвокатами АО «ДЕГА ПАРТНЕРЗ» интересов юридического лица-нерезидента по делу о защите прав интеллектуальной собственности и возмещении причиненных убытков.
Иностранная компания – владелец торговой марки, вынуждена была обратиться в суд за защитой прав интеллектуальной собственности из-за того, что не имея соответствующего разрешения владельца на использование торговых марок, на территории Украины импортировано и осуществлено дальнейшее коммерческое распространение продукции с нанесенными на ее этикетку торговыми марками, принадлежащими юридическому лицу-нерезиденту.
Так, в 2020 году Истцу стало известно, что за период с 2016 года по 2020 год включительно, импортировано и осуществлено дальнейшее коммерческое распространение на территории Украины продукции на общую сумму 1 374 270, 54 Евро.
Для идентификации субъекта хозяйствования, который в течение 2016-2020 г.г. был ответственным за помещения (оформления) продукции в таможенный режим импорта, у Государственной таможенной службы Украины в рамках судебного производства были истребованы таможенные декларации (форма МД-2).
Ответчик, возражая против иска, ссылался на подтверждение цепи поставки товара и отсутствие нарушения каких-либо прав интеллектуальной собственности Истца или других лиц при осуществлении продажи продукции в Украине, поскольку в соответствии с требованиями ч.6 ст.16 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» – право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия ТМ не распространяется на использование ТМ для товара, введенного под этой ТМ в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия.
Дополнительно Ответчик, обосновывая наличие согласия владельца торговых марок на введение продукции в гражданский оборот, ссылался на то, что руководителем Истца является то же лицо, что и руководитель компании-продавца продукции в цепи поставок.
Исключительностью этого спора является то, что согласно правовой позиции Верховного суда, изложенной в Постановлении от 17.03.2020 по делу № 911/2674/17, введение в гражданский оборот товара владельцем свидетельства или с его согласия возможно на территории другого государства, чем Украина. Верховным судом признано, что отсутствие у продавца права продавать спорный товар не свидетельствует о недобросовестности приобретения покупателем права собственности на спорный товар и не подтверждает незаконность его ввоза на территорию Украины.
Адвокатами АО «ДЕГА Партнерз» были успешно применены в данном судебном споре положения требований п. п. 7-9 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», в соответствии с которыми владелец свидетельства может передавать любому лицу исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку полностью или в отношении части указанных в свидетельстве товаров и услуг, владелец свидетельства имеет право предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование торговой марки на основании лицензионного договора; причем договор о передаче права собственности на торговую марку и лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами.
Кроме того, Адвокатами АО «ДЕГА ПАРТНЕРЗ» доказано в суде наличие и размер убытков, причиненных юридическому лицу-нерезиденту, противоправность поведения причинителя убытков – Ответчика, и причинную связь такого поведения с причиненными убытками.
В результате суд поддержал правовую позицию адвокатов АО «ДЕГА ПАРТНЕРЗ» по делу и отметил, что предметом данного спора является не незаконная реализация продукции определенного состава и назначения, а незаконное использование торговых обозначений и маркировок, нанесенных на упаковку продукции, поэтому факт приобретения товара у завода-изготовителя за пределами Украины не предоставляет права на введение в гражданский оборот на территории Украины такой продукции именно под указанной торговой маркой без согласования с владельцем торговой марки. Приведенные ответчиком доводы касательного того, что директором истца и компании продавца в цепи поставки является одно и то же лицо не опровергает факты отсутствия договора о передаче права собственности на торговую марку, заключенного с законным владельцем последней.
Таким образом, суд пришел к выводу о незаконности использования Ответчиком торговых марок Истца.
Кроме того, судом:
– запрещено Ответчику осуществлять реализацию (продажу) на территории Украины любым способом потребителям, хранение с целью предложения для продажи, предложение для продажи продукции с нанесенными на ее этикетку знаками для товаров и услуг, принадлежащих Истцу,
– Взыскано с Ответчика – 109 941 (сто девять тысяч девятьсот сорок один) Евро 64 Евроцента убытков, 40 156 (сорок тысяч сто пятьдесят шесть) грн. 74 коп. расходов на проведение экспертизы, 129 383 (сто двадцать девять тысяч триста восемьдесят три) грн. 60 коп. расходов на профессиональную юридическую помощь, 57 482 (пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят две) грн. 74 коп. судебного сбора.
Поздравляем Клиента с восстановлением нарушенного права!