IP Due Diligence перед продажем бізнесу: чеклист для власника

Intellectual Property Due Diligence (IP due diligence або IPDD) можна охарактеризувати як комплексний аналіз та оцінка об’єктів і прав інтелектуальної власності, що належать компанії або використовуються нею, а також прав третіх осіб, які можуть впливати на її діяльність.

По суті, це аудит портфеля інтелектуальної власності цільової компанії.

Основною метою його проведення є всебічна оцінка надійності, обсягу правової охорони та можливості захисту прав на інтелектуальну власність компанії.

IPDD є ключовим інструментом для розуміння стратегічного становища компанії та потенційних ризиків, пов’язаних з активами інтелектуальної власності. Важливість проведення IP due diligence полягає в тому, що під час такої комплексної перевірки встановлюються та аналізуються істотні обставини, пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності, включаючи наявність застав, обтяжень або інших прав третіх осіб. 

Проведення IPDD дозволить мінімізувати ризики, виявити слабкі місця та потенційні спори, претензії чи оскарження з боку третіх осіб задля їх запобігання. У випадку планування залучення додаткових інвестицій чи відчуження бізнесу IP due diligence допоможе належним чином підготуватися до угоди та якнайкраще продемонструвати цінність активів інтелектуальної власності компанії.

Нерідко компанії не здійснюють належного обліку власних активів IP та не оцінюють ризики, пов’язані з використанням результатів творчої діяльності третіх осіб. Навіть одна неліцензована програма, використання фотографії без належного оформлення або програмний код, права на який не були передані компанії, здатні поставити під загрозу правову безпеку бізнесу. Тому важливо вчасно виявляти ризикові ситуації та попереджати настання негативних наслідків.

У процесі підготовки компанії до продажу ключове значення має не лише її комерційна привабливість. Покупець звертає увагу також на стабільність доходів, залежність бізнесу від окремих клієнтів, рівень впорядкованості документів та наявність ризиків, які можуть вплинути на подальшу діяльність підприємства.

Можна виділити найбільш критичні проблеми, на які звертають увагу покупці та інвестори, та які відповідно заважають швидкому і вигідному продажу бізнесу:

• відсутність прозорості у фінансових процесах;
• недостатньо розвинена система корпоративного управління та залежність діяльності компанії від ключової особи (власника), тобто покупцю важливо бачити, що бізнес працює без постійної залученості власника;
• відсутність сталих договірних зв’язків з клієнтами, що може бути ознакою нестабільності бізнесу, так само як і залежність бізнесу від одного чи кількох ключових клієнтів;
• неврегульований правовий статус активів, неналежне документальне оформлення майна та нематеріальних активів.

Саме тому власнику бізнесу важливо підготуватися до продажу чи залучення інвестицій та звернутися до фахівців для проведення IPDD. Процедуру IP Due Diligence варто проводити ще до початку прямих перемовин щодо продажу бізнесу.

В загальному комплексна перевірка інтелектуальної власності включає різні заходи, зокрема аналіз договорів, пов’язаних з IP, перевірку заявок та реєстраційних документів щодо об’єктів інтелектуальної власності та перевірку правової чистоти використання відповідних об’єктів, а також оцінку ризиків виникнення спорів або судових проваджень у сфері інтелектуальної власності.

Due diligence у сфері інтелектуальної власності зазвичай передбачає проведення наступних дій, чи кількох з них:

1. Перевірка належної реєстрації або підтвердження права власності на об’єкти інтелектуальної власності, а також наявності будь-яких обтяжень або обмежень щодо них.
2. Оцінка можливості захисту прав інтелектуальної власності, що належать компанії або ліцензовані нею, включаючи перевірку дотримання необхідних формальностей і своєчасної сплати зборів для підтримання чинності таких прав. Йде мова про продовження строку дії правовстановлюючих документів, якщо такий строк встановлено.
3. Аналіз обсягу прав, території їх дії та строку охорони на предмет достатності для захисту бізнесу компанії.
4. Оцінка наявності, потенційної цінності та значущості ноу-хау компанії, а також незареєстрованих прав, зокрема авторського права.
5. Проведення аналізу свободи діяльності (Freedom to Operate, FTO) щодо ключових комерційних продуктів, технологічних процесів або торговельних марок, які використовуються компанією. Термін «Freedom to Operate» законодавчо в Україні не закріплений, проте використовується на практиці. FTO це перевірка, чи може компанія виробляти, продавати, імпортувати або використовувати певний продукт без порушення чинних прав інтелектуальної власності інших осіб, насамперед патентів.
6. Аналіз договорів та договірних зобов’язань, пов’язаних із правами інтелектуальної власності, стороною яких є компанія, а також їхнього впливу на її діяльність.
7. Перевірка наявності, та за наявності оцінка положень політики компанії щодо правил використання, управління інтелектуальною власністю.
8. Дослідження наявності або ймовірності виникнення спорів чи судових проваджень, пов’язаних з інтелектуальною власністю, а також оцінка пов’язаних із ними ризиків.

Окремо увагу хочеться приділити внутрішнім корпоративним політикам компанії щодо набуття, управління та захисту прав інтелектуальної власності. Наявність таких політик сприяє упорядкованості та чистоті бізнесу, а також визначає основні правила, що формують бренд. Часто такі політики визначають цінності компанії, що давно вже стали не просто гучними заявами, а формують імідж компанії на ринку.

Наше Адвокатське Об’єднання неодноразово розробляло для клієнтів правила просування та захисту торговельних марок, що були спрямовані на чітке визначення умов використання, передачі торговельних марок та недопущення порушень прав правовласника.

Такі правила формуються з метою підтримання іміджу бренду, а також підвищення пізнаваності та репутації компанії.

Intellectual Property Due Diligence є невід’ємним елементом комплексного аналізу, що проводиться в межах корпоративних угод та інших бізнес-транзакцій. Незалежно від цілей її здійснення, належним чином організована процедура IPDD дає змогу оцінити стан та комерційну цінність об’єктів інтелектуальної власності, виявити потенційні ризики, а також перевірити правомірність володіння та використання відповідних активів.

Зважаючи на складність правового регулювання у сфері інтелектуальної власності та динамічний характер сучасного бізнес-середовища, проведення IPDD доцільно здійснювати із залученням профільних фахівців. Участь експертів у цій сфері сприяє своєчасному виявленню недоліків у структурі прав на об’єкти інтелектуальної власності, оцінці ризиків.

Також доцільно залучити фахівця з податкового права для оцінки податкових наслідків передачі відповідних активів. Такий підхід допоможе власнику бізнесу своєчасно усунути недоліки, привести у відповідність IP структуру та вигідно висвітлити бізнес і підготуватися до укладення корпоративних угод.