Програмне забезпечення в сучасному світі є не лише технологічним інструментом, а й самостійним активом, що може мати значну економічну вартість. У межах групи компаній програмне забезпечення та права на нього можуть переміщуватися між юридичними особами у різних формах: шляхом відчуження майнових прав інтелектуальної власності, надання ліцензії, передачі права користування або створення програмного продукту за замовленням. Водночас сама собою формальна пов’язаність сторін не усуває необхідності належного юридичного оформлення такої операції та обґрунтування її економічних умов. Особливого значення набуває визначення того, що саме є предметом передання. Тут слід звернутися до законодавчого визначення.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає комп’ютерну програму як набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером (настільним комп’ютером, ноутбуком, смартфоном, ігровою приставкою, смарт-телевізором тощо), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату, зокрема операційна система, прикладна програма, виражені у вихідному або об’єктному кодах.
Слід зазначити, що охорона надається саме формі вираження комп’ютерної програми. Графічний інтерфейс користувача, набір виконуваних функцій, формат файлів даних, які використовуються у комп’ютерній програмі для експлуатації її функцій, не є формами вираження комп’ютерної програми. Ідеї та принципи, на яких ґрунтується будь-який елемент комп’ютерної програми, зокрема ті, на яких ґрунтується її інтерфейс, логічні схеми, алгоритми та мови програмування, не охороняються авторським правом. Тобто правова охорона поширюється на комп’ютерні програми, виражені у вихідному або об’єктному кодах, якщо вони є оригінальними. Законним користувачем комп’ютерної програми за українськими законодавством вважається особа, яка правомірно володіє копією комп’ютерної програми, виготовленою правомірно.
Для ІТ-сфери передання прав на створені об’єкти (код, дизайн, графіка, алгоритми тощо) є надзвичайно важливим питанням, оскільки це буде визначати власника продукту та отримувача прибутку або умови використання.
У європейській практиці зазвичай угода про внутрішньогрупове передання (так зване intercompany transfer) та ліцензійні угоди передбачають, що права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, які належать материнській компанії (наприклад, торговельна марка, патент, програмне забезпечення) передаються в користування групі компаній.
Залежно від характеру передання програмного забезпечення та обсягу прав, що переходять до іншої компанії групи, сторони можуть обрати один із таких договірних механізмів.
Ліцензійний договір — це договір, за яким правовласник надає іншій компанії право користуватися програмним забезпеченням у межах, визначених договором. Зокрема, сторони можуть встановити перелік дозволених способів використання ПЗ, строк і територію дії ліцензії, а також інші умови її надання.
Договір про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності передбачає перехід майнових прав на програмне забезпечення від одного суб’єкта до іншого. Під час укладання такого договору важливо насамперед підтвердити, що відчужувач дійсно є належним правовласником ПЗ та має право розпоряджатися відповідними майновими правами. Окрему увагу слід приділити ланцюгу переходу прав від розробників, працівників, консультантів та інших залучених до створення програмного забезпечення осіб, а також перевірити наявність і виконання всіх платіжних зобов’язань, пов’язаних із переданням прав. У договорі важливо чітко вказати спосіб передання програмного забезпечення, наприклад передання через фізичний носій чи електронну пошту. Також доцільно визначити момент переходу прав та, за необхідності, передбачити оформлення акта приймання-передавання як документального підтвердження факту переходу виключних майнових прав.
Договір про створення програмного забезпечення на замовлення застосовується, коли ПЗ розробляється спеціально для замовника, і має визначати порядок створення програмного продукту, розподіл прав на результати розробки та момент переходу відповідних майнових прав до замовника. Особливого значення набуває належне оформлення прав на програмний код, створений працівниками, фрилансерами, консультантами чи іншими підрядниками. У таких випадках необхідно чітко визначити, кому належать майнові права на результати розробки, оскільки це може залежати від правового статусу розробника, змісту договірних відносин та застосовних положень законодавства щодо службових творів та інших об’єктів інтелектуальної власності.
Незалежно від моделі договірних відносин, як правило, сторони мають врегулювати низку ключових питань, зокрема, у відповідних договорах про передання програмного забезпечення доцільно чітко визначити:
Окремою перевагою передання програмного забезпечення в рамках intercompany transfer є можливість визначення винагороди за використання інтелектуальної власності, зокрема у формі роялті. Узгоджена модель винагороди може бути одним із інструментів розподілу доходів між компаніями групи, однак її умови мають відповідати характеру переданих прав, фактичному використанню інтелектуальної власності та застосовним вимогам законодавства.
Водночас договірна структура внутрішньогрупового передання та ліцензування IP може мати й податкові наслідки. Саме тому під час її розроблення необхідно оцінювати не лише юридичні аспекти переходу та використання прав інтелектуальної власності, а й питання оподаткування відповідних операцій, трансфертного ціноутворення та обґрунтованості розміру винагороди.
Однією з проблем, з якою на практиці стикається наше адвокатське об’єднання під час супроводу подібних операцій між пов’язаними компаніями, є неналежне документальне оформлення передання програмного забезпечення. Нерідко компанії обмежуються фактичним наданням доступу до комп’ютерної програми, наприклад, шляхом передачі відповідних кодів, облікових даних або ключів доступу. Водночас такий підхід не замінює належного правового оформлення передання чи надання прав на програмне забезпечення.
Згодом відсутність чітко визначених договірних умов може створити правову невизначеність щодо обсягу переданих прав і повноважень, а також спричинити розбіжності між юридичним оформленням операції та її податковим і бухгалтерським обліком.
Не слід забувати, що програмне забезпечення та права інтелектуальної власності на нього можуть становити цінний нематеріальний актив компанії. Належне документальне оформлення таких операцій має значення не лише для підтвердження прав на програмне забезпечення, а й для мінімізації ризику виникнення корпоративних, податкових та майнових спорів у майбутньому.